Лицензионный договор на передачу права пользования ноу-хау становится все более актуальной сделкой. Это связано с тем, что лица, имеющие сведения производственного, технического, экономического, организационного и др. характера о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере могут предоставлять право пользования ими, получая вознаграждение и, при этом, оставаясь правообладателем таких сведений. Чтобы соответствовать понятию «ноу-хау», указанные выше сведения должны обладать определенными признаками.
Анализ статей ГК РФ, посвящённых определению секрета производства (ноу-хау), позволяет выделить следующие критерии, характерные для сведений, составляющих секрет производства:
Однако, нередкими бывают случаи, когда предмет по таким договорам не соответствует понятию «ноу-хау», указанному в ГК РФ. Одной из главных причин этого является стремление сторон уменьшить налогооблагаемую базу, например, избежать уплаты НДС, уменьшить налог на прибыль и др. Незаконность таких сделок налоговые органы доказывают в судебном процессе, где представляют доказательства соответствия предмета лицензионного договора каждому из критериев, указанных выше.
В целях подтверждения действительной или потенциальной коммерческой ценности в силу неизвестности третьим лицам налоговые органы имеют право заявить ходатайство о проведении экспертизы. Факт общеизвестности эксперты могут признать, основываясь на результатах сравнения информации, характеризующейся в качестве секрета производства, с источниками, которые носят открытый характер и являются общедоступными. Так, на основании экспертного заключения по одному из дел, суд признал, что Стандарты оказания услуг Ответчика не являются секретом производства, так как по сути воспроизводят положения международных отраслевых стандартов. Кроме того, предоставленная на экспертизу информация является ничем иным, как сведениями описательного характера, применяемыми большинством операторов связи на территории РФ и используемых в отрасли десятилетиями, не содержащими техническое описание каких-либо новых технологий, способов применения, уникальных настроек, экономических выкладок, расчётов, анализа прибыльности, рентабельности, экономической целесообразности и т.п.[1]
Соблюдение конфиденциальности – ещё один критерий, которому должен соответствовать секрет производства. Организацией должны быть предприняты все необходимые и разумные меры, направленные на ограничение доступа третьих лиц к такой информации. К таким мерам можно, в частности, отнести подписание соглашений о конфиденциальности, надлежащее хранение соответствующих сведений в помещениях, закрывающихся на ключ и т.д.
Конфиденциальность неразрывно связана с третьим критерием ноу-хау, а именно, введением режима коммерческой тайны. В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ для охраны конфиденциальности информации обладатели ноу-хау должны надлежащим образом утвердить соответствующее Положение о коммерческой тайне, определить перечень информации и лиц, имеющих доступ к такой информации, организовать подписание соглашений о конфиденциальности или предусмотреть соответствующий раздел в трудовом или гражданско-правовом договоре, а также иметь гриф «Коммерческая тайна». Налоговые органы имеют право запросить у организации указанные выше документы, а также привлечь сотрудников (в том числе и бывших) к даче показаний. Показания свидетелей о том, что ими не подписывались соглашения о конфиденциальности и им не известно о наличии каких-либо секретов производства в компании являются дополнительным подтверждением отсутствия в компании режима коммерческой тайны.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что компаниям, передающим права на секреты производства необходимо обратить внимание на то, чтобы ноу-хау соответствовало определенным критериям, а именно обладало коммерческой ценностью (в том числе, потенциальной), не являлось общеизвестным и обладало ограниченностью доступа с обязательным подтверждением режима коммерческой тайны.
Автор:юрист Наталья Молочкова
[1]Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда № 09АП-56340/2014 // Pravo.ru
Напишите нам
Заказать обратный звонок